提出擬制がある出願
☆提出擬制の規定があるのは以下(いづれも出願時の遡及が認められる出願)。
① ●●●(44条4項)
② ●●●(46条6項)
③ ●●●(46条の2第5項)
※優先権主張出願は含まれない
☆提出擬制されるもの(新規性喪失の例外と優先権主張のためのもの)
① ●●●及び●●●(30条3項)
② ●●●及び●●●(41条4項)
③ パリ条約の優先権を主張する旨、先の出願をした●●●、●●●を記載した書面及び●●●(43条1項)
④ パリ条約の例による優先権主張において準用する上記③(43条の2第2項、43条の3第3項)
先願に関する規定
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
〇29条の2の5要件と効果
① ●●●
② ●●●
③ ●●●
④ ●●●
⑤ ●●●
(効果)その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
〇29条の2と関係する重要規定
・分割・変更・実用新案登録に基づく特許出願
・優先権
・国際出願(184条の13)
・外国語書面出願
同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
〇同日出願の協議不成立による先願の地位の発生(39条5項)
協議不成立で拒絶の査定が確定したときは、これらの出願は先願の地位を有する。よって、同じ発明について後願が出願された場合、39条で拒絶されうる。
出願の分割・変更・実案に伴う特許出願
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
特許/拒絶査定を受けた場合の分割の規定と違い
〇特許査定の場合(44条1項柱書と2号)
(原則)特許をすべき旨の査定の謄本の送達から30日以内。
(例外1)30日以内の期間であっても、特許権が設定登録されると、出願の分割はできない(設定登録された時点で、「特許出願人」はいなくなるため。柱書)。
(例外2)「前置審査における特許査定」と「差し戻し審査における特許査定」は除かれている(44条1項2号かっこ書)。これらの場合、分割の機会は十分に確保されていたと考えられるため。
〇拒絶査定の場合(44条1項3号)
最初の拒絶査定の謄本の送達の日から3か月以内。また、3か月以内に拒絶査定不服審判が請求されたとしても、分割はできる。
出願日の遡及と遡及しない例外
〇(原則)出願日が遡及する場合
新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。
〇(例外1)新規性喪失の例外適用申請の書面及び新規性喪失の例外証明書の提出(30条3項)
もとの出願時への遡及を認めると、提出手続の起算日も遡及し、これらの書類の提出期間が徒過してしまい、書類を提出できないこととなってしまうため。
〇(例外2)拡大先願の規定の適用(特許法第29条の2、実用新案法第3条の2)
分割による新たな特許出願に係る発明は、もとの特許出願の当初の明細書に記載されているものでなければならないが、その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明や図面に入ってくることがある。その場合に、分割による新たな特許出願がもとの特許出願の時まで出願日が遡ったものとして後願が排除されてしまうおそれがある。
そこで、分割による新たな特許出願が特許法第29条の2又は実用新案法第3条の2に規定する先願となる場合には、その関係についても出願日を遡らせないこととしている。分割・変更出願が引用される場合、のちの出願日で判断される。
(親出願が公開されていれば、親出願に記載された発明については後願を排除することができる。)
★例外2補足:親出願Aが公開前に取り下げられた場合
出願Aが出願から1年6月を経過する前に取り下げられる等して、出願公開されない場合、出願Cに遡及効が認められないことで、出願Bは29条の2で拒絶されないことになる。もっとも、この場合であっても、39条は適用され分割の遡及効が認められるため、重複特許の問題は生じない。
〇分割の親出願で例外適用していない場合、子出願で例外適用の手続きを認めるか否か
分割が新規性喪失から1年以内に行われた場合のみ認める(特許庁HP)。
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。
6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
従来は、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、また、実用新案登録出願をした後に特許出願へ変更することが、もとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。しかしながら、実用新案登録出願については、出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため(実一四条二項参照)、出願変更の機会は非常に制限されていた。
このような状況においては、実用新案権が設定登録された後に●●●や●●●に伴い●●●権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより●●●が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録出願ではなく特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を併存させることの利点が活かされないとの指摘があった。本条の規定する実用新案登録に基づく特許出願制度は、こうした点を考慮して導入されたものである。
本条の規定のうち一項柱書は、実用新案権の設定登録後において、その実用新案登録に基づく特許出願を許容する旨を規定するとともに、実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならないことを規定する。基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄させることとしたのは、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案権が併存した場合の第三者の監視負担及び二重の審査(同一の技術について特許審査及び実用新案技術評価書の作成)による特許審査の遅延に配慮したものである。なお、この場合の放棄は請求項毎にすることができない(実用新案法五〇条の二において特許法四六条の二第一項を規定していない。)。
工業所有権法逐条解説 21版
〇「最初に指定された期間」とは(特許46条の2)
最初に指定された期間とは、複数の無効審判各々の最初の指定ではなく、複数の無効審判全てを通じて最初の指定であることを意味している(青本46条の2)。
よって、甲の実用新案登録に対し、請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり、請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について、期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後、請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について、期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合、甲は、その指定された期間b内に実用新案登録に基づいて特許出願をすることはできない。
〇実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合の取扱い
実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効とされた場合の取扱いに関する規定は存在しない。一方、国内優先権制度においても、国内優先権主張後に基礎とした出願が却下された場合の取扱いに関する規定は存在していないが(国内優先権主張の際に出願が却下されている場合が除かれているのみである。)、国内優先権主張後にもとの出願が却下された場合であっても、当該国内優先権主張には何ら影響を与えないこととなっている。したがって、実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願には何ら影響を与えない。
なお、実用新案権者は基礎とした実用新案権を放棄し実用新案登録に基づく特許出願を選択したこと、及び基礎とした実用新案登録は評価請求が禁止されることを考慮すると、基礎とした実用新案登録は無効になってもよいと実用新案権者が考えるのが自然である。よって、実用新案登録が無効になった場合に実用新案登録に基づく特許出願が却下されることとなると、出願人は維持する必要のない実用新案登録の無効審判に対応しなければならず、出願人にとって酷であると考えられる。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/08.pdf
特許出願等に基づく優先権主張に関する規定
特許法第 41 条に規定される特許出願等に基づく優先権(国内優先権)制度とは、既に出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願(先の出願)の発明を含めて包括的な発明としてまとめた内容を、優先権を主張して特許出願(後の出願)をする場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(当初明細書等)に記載されている発明について、新規性、進歩性等の判断に関し、出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを認めるものである。
本制度により、基本的な発明の出願の後に、その発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願をすることができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になる。また、本制度により、先の出願を優先権の主張の基礎とした特許協力条約(PCT)に基づく国際出願において日本を指定国に含む場合(PCT 第 8 条(2)(b)。いわゆる「自己指定」の場合)にも、優先権の主張の効果が我が国において認められることになる。
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
〇優先権主張できない例(41条1項2号)
甲は、特許出願Aをした後、特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。特許出願Aの出願の日から1年以内であって、実用新案登録出願Bについて実用新案法第 14 条第2項に規定する設定の登録がされていない場合に、甲は、実用新案登録出願Bの実用新案登録の請求の範囲に記載された発明に基づく特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができない。
〇優先権主張の基礎と29条の2の関係(41条3項)
優先権主張出願とその基礎となる出願の願書に最初に添付した明細書等に共通に記載されている発明については、優先権主張出願が出願公開されたときに、先の出願が公開されたものとして29条の2本文を適用する。
前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間<1年4月>を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令<1年4月>で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
特許法41条2項の優先権主張の効果が認められる規定
・新規性・進歩性(第29条)
・拡大された先願の地位(第29条の2本文)
・新規性喪失の例外(第30条第1項及び第2項)
・先願主義(第39条第1項から第4項)
・特許出願の時から日本国内にある物(第69条第2項第2号)
・利用・抵触(第72条)
・先使用権(第79条)
・意匠権の存続期間満了後の通常実施権(第81条、第82条第1項)
・生産方法の推定(第104条(第65条第6項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。))
・独立特許要件(第126条第7項(第17条の2第6項、第120条の5第9項及び第134条の2第9項において準用する場合を含む。))
〇実用新案法
・先願主義(第7条第3項)
・利用・抵触(第17条)
〇意匠法
・利用・抵触(第26条)
・存続期間満了後の通常実施権(第31条第2項、第32条第2項)
〇商標法
・抵触(第29条)
・存続期間満了後の商標を使用する権利(第33条の2第1項、第33条の3第1項(これらの規定を同法第68条第3項において準用する場合を含む。))
優先権主張の効果が及ばない規定
・優先権主張の基礎となった先の出願の取下擬制(42条1項)
・優先権主張の取り下げ(42条2項)
・出願の変更(46条1項)
・実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項)
・出願審査の請求(48条の3第1項)
・存続期間(67条1項)
・不実施の場合の裁定(83条1項ただし書)
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
国内優先権の主張の効果についての判断
3.1基本的な考え方
3.1.1 国内優先権の主張の効果についての判断が必要な場合
審査官は、国内優先権の主張の基礎となる先の出願の出願日と後の出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術等を発見した場合のみ、優先権の主張の効果が認められるか否かについて判断すれば足りる。国内優先権の主張の効果が認められるか否かにより、新規性、進歩性等の判断が変わるのは、先の出願の出願日と後の出願の出願日との間に拒絶理由で引用する可能性のある先行技術等が発見された場合に限られるからである。
審査官は、国内優先権の主張の効果について判断が容易である場合等に、先行技術調査に先立ってその判断をしてもよい。先行技術調査に先立って優先権の主張の効果について判断をすることで、先行技術調査の時期的範囲が限定されることにより、効率的な審査に資する場合もあるからである。
3.1.2 判断の対象
審査官は、国内優先権の主張の効果についての判断を、原則として請求項ごとに行う。ただし、一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合は、審査官は、各選択肢に基づいて把握される発明について国内優先権の主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合には、審査官は、請求項に係る発明のうち新たに実施の形態が追加された部分について、それ以外の部分とは別に国内優先権の主張の効果を判断する。
3.1.3 先の出願の当初明細書等に記載した事項との対比及び判断
(1) 基本的な考え方
後の出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が先の出願について補正されたものであると仮定した場合において、その補正がされたことにより、後の出願の請求項に係る発明が、「先の出願の当初明細書等」との関係において、新規事項の追加されたものとなる場合には、国内優先権の主張の効果が認められない。すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「先の出願の当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。
ここで、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。
3.3 国内優先権の主張の基礎とされる先の出願が優先権の主張を伴う場合の取扱い
国内優先権の基礎とされる先の出願(第二の出願)が、その出願の前になされた出願(第一の出願)に基づく国内優先権の主張、パリ条約による優先権の主張又はパリ条約の例による優先権の主張を伴っている場合に、第二の出願の当初明細書等に記載された事項のうち第一の出願の当初明細書等に既に記載されている発明については国内優先権の主張の効果は認められない。第一の出願に記載された発明について再度(すなわち累積的に)優先権を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することになるからである。したがって、第二の出願を国内優先権の基礎とした場合は、第一の出願の当初明細書等に記載されていない部分のみについて、国内優先権の主張の効果が認められる(第 41 条第 2 項及び第 3 項)。
なお、第一の出願も、国内優先権の主張、パリ条約による優先権の主張又はパリ条約の例による優先権の主張の基礎とされている場合の取扱いは、「第 1 章 パリ条約による優先権」の 3.2.2(2)に準ずる。
〇先の出願が取下げ擬制とならない場合(41条1項)
① 放棄・取下・却下されている場合
② 査定・審決が確定している場合
③ 実用新案登録されている場合
④ 優先権主張が取下げられている場合
優先権主張ができない場合
☆優先権主張ができない場合
① 先の出願日から一年を経過している場合(41条1項1号)
ただし、正当な理由がある場合、所定の期間内であれば可能。
② 先の出願が分割・変更に係る出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合(41条1項2号)
③ 先の出願が放棄、取下、却下となっている場合(41条1項3号)
④ 先の特許出願について査定・審決が確定している場合(41条1項4号)
⑤ 先の実用新案登録出願について実用新案権が設定登録がされている場合(41条1項5号)
事例│国内・パリ優先権における先の出願の取下げ擬制の違い
事例│優先権主張出願には提出擬制の規定はない
(ロ) 甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをすると同時に前記学会における発明イの発表について特許法第30条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行った。さらにその3月後、発明イについて出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願の日から30日以内に特許法第30条第3項に規定された証明書を特許庁長官に提出するだけで、出願Bについて、前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
(こたえ)×
出願Bにおいても、新規性喪失の例外の規定を受ける旨の書面の提出が必要。
事例で確認│分割の親出願で例外適用の手続をしていない場合に、子出願で例外適用が可能か否か
(ハ) 甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをしたが、その際、特許法第30条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を失念した。この場合、甲は、発明イの発表日から1年以内に、特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをして、前記学会における発明イの発表について前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行えば、出願Bについて、当該新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
(こたえ)〇
5.2分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願の場合
原出願に際して手続を行っていなかった公開された発明については、発明の公開日から 1 年以内に分割出願/変更出願/実用新案登録に基づく特許出願をして手続([2.]の(a)~(c))を行えば、第 2 項の規定の適用を受けることができます。(「平成30年改正対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」(特許庁WEBサイト))
国際出願と29条の2
第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
〇国際特許出願の取下げ擬制と拡大先願(184条の13)
国際特許出願が、翻訳文不提出により取下げ擬制となった場合、29条の2の拡大された先願の地位を有さない。
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