概要
対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断に際して,下記5要件を満たす場合には、特許請求の範囲の文理解釈を越えて均等の範囲までも特許発明の技術的範囲に属すると解する。
①●●●
② ●●●
③ ●●●
④ ●●●
⑤ ●●●
判決文
特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、(1)右部分が特許発明の本質的部分ではなく、(2)右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、(3)右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、(4)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、(5)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
平成6年(オ)第1083号
けだし、(一)特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、(二)このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三)他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから(特許法二九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四)また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。
均等論の5つの要件の考察
第一要件:非本質性
対象製品等と異なる特許発明の部分が特許発明の本質的部分ではないこと
判例┃平成19(ネ)10096
君の商品は、当社特許の「カキ殻」を「ホタテ貝殻」に変えただけだ!差異は本質的部分じゃない!と主張したが、本質的部分であり、均等の第一要件が認められないとした例!
e 上記d認定の本件特許の出願経過によれば,控訴人は,本件特許発明について,乙16公報記載の発明との関係では,枠体に通水性ケースを取り付ける形状に特徴がある旨の主張をしているが,乙17公報等記載の発明との関係では,カキ殻を利用したこと,及びカキ殻を充填した通水性ケースを壁や柱全体の構成部材としたことに特徴がある旨の主張をしている。
f (省略)
g 以上を総合すると,
①上記cのとおり,本件特許明細書には,カキ殻を利用したことによる利点が具体的に記載されていること,
②本件特許出願前には,「プラスチック製筺体を枠状に組んで連結した人工漁礁」(乙17公報)や「カキ殻を利用した人工魚礁」(乙16公報)は知られていたものの,本件特許発明のようなものは知られていなかったこと,
③そのため,控訴人は,上記eのとおり,本件特許の出願経過において,本件特許発明について,乙16公報記載の発明との関係では,枠体に通水性ケースを取り付ける形状に特徴があることを,乙17公報等記載の発明との関係では,カキ殻を利用したことに特徴があることを主張していたことが認められる。そうすると,本件特許発明については,通水性ケースを複数個集合して壁又は柱を構築するとともに,鋼製又はコンクリート製の枠体(3),板体又はブロック体の構造物で補強結合したという点のみならず,カキ殻を利用したという点についても,本件特許発明に特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分であるということができる。
平成19(ネ)10096(適宜抜粋)
h 以上のとおり,被告製品21M型の「ホタテ貝殻」は,本件特許発明の構成要件Aの「カキ殻」とは,本件特許発明の本質的部分において相違しており,上記(ア)の均等が認められる要件のうち①は認められない。
第二要件:置換可能性
第三要件:置換容易性
第四要件:公知技術除外
第五要件:意識的除外
判例┃平成16(ネ)3458
「特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであるから,各被控訴人製品は,均等の第5要件も満たさない。」と判示した例!
2 争点2(均等の成否)について
(2) 均等の第1要件について
イ 本件特許発明の特許出願手続においては,当初明細書の特許請求の範囲の記載等を,特許庁審査官の拒絶理由通知を契機として,本件明細書のとおりに改める本件補正がされたものであり,その経緯は,以下のとおりであると認められる(甲2,乙1~7)。
(中略)
エ 以上に基づき,本件相違部分に係る,本件特許発明の「酸化鉄系鉄鉱石の粒径は5.0~0.1mm」との構成が,本件特許発明の本質的部分であるか否かについて検討する。
均等の第1要件である特許発明の本質的部分とは,特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで,当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分,言い換えれば,当該部分が他の構成に置き換えられるならば,全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。そして,発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば,対象製品等との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては,特許請求の範囲の記載だけでなく,特許発明を先行技術と対比して,課題の解決手段
における特徴的原理を確定すべきである。
本件においては,本件特許出願前,本件特許発明に係る防波堤用異形コンクリートブロックの技術分野において,①上記ウ(ア)のとおり,当該ブロックに用いるコンクリートの比重を高めるため,比重の重い鉄鉱石を骨材として用いること(乙5公報)が公知ないし周知の技術であったこと,②上記イ(イ)並びに上記ウの(イ)及び(ウ)のとおり,鉄鉱石を骨材に採用すると,比重を大きくすることができる一方で,比重分離の問題が発生するとの課題が周知の事項であったこと,③上記課題を解決するため,混和剤として,超微粉水砕スラグ若しくは超微粉水砕スラグと炭素繊維(乙6公報),又は,シリカヒューム若しくはシリカヒュームと炭素繊維(乙7公報)を加えるとの技術が公知であったことをそれぞれ認めることができる。
そうした中,本件特許発明の特許出願人である控訴人外1名は,上記ウのとおり,特許庁審査官から,拒絶理由通知において,乙5公報~乙7公報記載の技術的事項の存在を指摘されたことを受けて,当初明細書の特許請求の範囲の記載中,「粗骨材は砂利及び粒径40~5.0mm,比重2.9~5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」との記載を「粗骨材は砂利からなり」に改める等の本件補正を行い,その際,乙6公報及び乙7公報に記載の発明と対比して,「『モルタルと粗骨材の比重を可能な限り近似させることによって,モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し,全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』,特に『砂と,粒径5.0~0.1mm,比重2.9~5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,比重が2.1~2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合することによって,モルタルと粗骨材との比重差分離を回避し,全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成せんとする点』」が「本願発明の特徴である」との意見を述べて,その結果,特許査定を得たものである。
以上に加え,本件明細書の発明の詳細な説明の記載(上記ア)をも勘案すると,直接の先行技術であると見られる乙6公報及び乙7公報に記載された発明と対比して,本件特許発明における課題解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的原理と見られる部分は,「砂と,粒径5.0~0.1mm,比重2.9~5.0の酸化鉄系鉄鉱石とからなり,比重が2.1~2.56のモルタルと砂利を一定割合で混合すること」という特有の混合構成(以下「本件混合構成」という。)を用いることにより,「砂及び砂鉄等の酸化鉄系鉄鉱石の細骨材とセメントペーストからなるモルタルの比重と,砂利からなる粗骨材の比重とを可能な限り近似させる」(上記ア(エ))こととし,それによって,乙6公報及び乙7公報に記載の発明のように特別な混和剤ないし分離阻止剤を用いることなく,「モルタルと粗骨材との比重分離を回避し,全体として均質な防波堤用異形コンクリートブロックを構成する」(同)との課題を解決しようとした点にあると認めるのが相当である。
したがって,本件特許発明の本質的部分は,酸化鉄系鉄鉱石についての「粒径5.0~0.1mm」との限定を含む,本件混合構成にあるということができる。(3) 均等の第5要件について
平成16(ネ)3458(適宜抜粋)
ア 本件特許発明の特許出願手続における上記(2)イのような経緯に照らせば,出願人である控訴人外1名は,意識的に,粒径40~5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を特許請求の範囲から除外する本件補正を行って,酸化鉄系鉄鉱石の粒径を5.0~0.1mmに限定したものというべきである。
各被控訴人製品は,上記(1)のとおり,本件相違部分において本件特許発明と構成を異にするところ,本件相違部分に係る本件特許発明の構成は,上記のとおり,本件特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであるから,各被控訴人製品は,均等の第5要件も満たさない。
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